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CADUCIDAD DE LA MARCA POR SU FALTA DE USO

Los derechos de marca, al igual que el resto de derechos de propiedad intelectual, se conceden para un territorio y tiempo determinados y pueden “caducar” por diversas causas. La caducidad de la marca implica que el derecho de uso en exclusiva de la misma se extingue por haberse incumplido alguna de las obligaciones que la Ley impone, a saber:

  • Falta de renovación de la marca. El registro de una marca se otorga, si se cumplen unos determinados requisitos fijados en la ley, por un periodo de 10 años renovables indefinidamente por iguales periodos de tiempo. Si en dicho plazo la marca no se renueva cumpliendo con dichos requisitos, esta caducará.
  • Vulgarización de la marca: cuando se haya convertido en la designación usual del producto identificado por dicha marca.
  • Uso que pueda inducir el público a error sobre la, calidad, procedencia geográfica o naturaleza de los productos identificados por la marca.
  • Renuncia por el mismo titular de la marca.
  • Falta de uso

Esta última es en la que nos centraremos y de la que va a tratar el presente artículo. El desarrollo de muchos de los conceptos del mismo, los cuales introduce la legislación que se señala, se han dado por la Jurisprudencia de los altos tribunales españoles y europeos, por lo que es obligado hacer – como se hace - referencia a la misma.

Caduca la marca por su falta de uso cuando no haya sido objeto de un uso real y efectivo en España durante el plazo de 5 años contados a partir de la fecha de publicación de la concesión, o cuando se verifica una suspensión del uso durante un plazo ininterrumpido de 5 años. Así lo establece la Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, en su artículo 12.1. También lo hace la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas en sus artículos 39.4 y 55.

Pero, ¿qué entendemos por uso real y efectivo?

Dice el TRIBUNAL SUPREMO que para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, no siendo suficiente una utilización aparente dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico. Explícitamente excluye ”las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca” (STS de 23 de junio de 2006, STS de 22 de enero de 2.000 y STS de 3 de noviembre de 2.000).

Según reiterada jurisprudencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA, el concepto de uso efectivo, ha de entenderse como un uso realizado efectivamente conforme a la función esencial de la marca permitiendo al consumidor o usuario final distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 11 de marzo de 2003 , Ansul, C- 40/01 (TJCE 2003, 74) , apartados 35 y 36, así como de 9 de diciembre de 2008 (TJCE 2008, 294) , Verein Radetzky-Orden, C-442/07 , apartado 13 y de 15 de enero de 2009 (TJCE 2009, 12) , C- 495/07 , Silberquelle)

Además, la marca se debe utilizar con el fin de crear o conservar un mercado para los productos para los que se ha registrado, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (STJCE de 11 de marzo de 2.003 y STJCE de 16 de junio de 2015).

Por tanto, y recapitulando lo dicho por la Jurisprudencia, para que exista un uso real y efectivo de la marca:

  • Ha de operar públicamente en el sector para el que está registrada. Por ejemplo, aunque operase públicamente, no cabría hacerlo en un sector distinto de aquel para el que se registraron los productos o servicios.
  • Se debe utilizar con el fin de crear o conservar un mercado para los productos para los que se ha registrado. La finalidad del registro de cualquier marca es hacerse un nombre en el mercado en que opera, y a través de este, crear un mercado para sus productos. Si se utiliza la marca con cualquier otro fin, el que sea, distinto de aquel relacionado con dichos productos, no podemos considerar que se esté haciendo un uso real y efectivo de la marca.
  • No vale con hacer un uso aparente y esporádico para conservar su derecho formal. Debe hacerse un uso regular que avale una actividad continuada de la marca y los productos en el mercado. Un uso puntual, muy de vez en cuando, que tenga como única finalidad la conservación del derecho de uso exclusivo, no tiene el carácter de real y efectivo.
  • Debe permitir, al consumidor distinguir inequívocamente ese producto de los que tienen otra procedencia.

Por otro lado, hay que señalar que corresponde al titular de la marca registrada la carga de la prueba, esto es, probar su uso real y efectivo durante ese plazo de 5 años. Así lo dice el artículo 58 de la Ley de Marcas. No obstante, deberían probarlo a no ser que existiesen causas justificativas de su falta de uso.

Pero, ¿Qué debemos entender por causas justificativas?

Los criterios para entender que una causa es justificativa de la falta de su uso, los establece muy claramente la Sentencia del TJCE (Sala Tercera) Caso Armin Häupl contra Lidl Stiftung & Co. KG. Sentencia de 14 junio 2007 TJCE\2007\136, haciendo una interpretación del artículo 12.1 de la Directiva de Marcas. Dice que dicho artículo “debe interpretarse en el sentido de que constituirán «causas que justifiquen la falta de uso» de una marca los impedimentos que:

• Guarden una relación directa con dicha marca.

• Hagan imposible o no razonable el uso de ésta.

• Sean independientes de la voluntad de su titular.

Se han planteado algunos litigios en los que se alegaron como causas justificativas de la falta de uso el fallecimiento o incapacidad del titular de la marca, la declaración de concurso del mismo o estar aún en trámites para lanzar una determinada campaña empresarial y por tanto no haber podido hacer aun uso de la marca. Ninguna de estas se han considerado como causas justificativas de la falta de uso. Por ejemplo, el fallecimiento o incapacidad del titular no puede serlo puesto que ni guarda relación directa con la marca, ni hace imposible o no razonable el uso de la misma, puesto que podían haber continuado con la actividad empresarial y hacer uso de la marca los herederos del que era titular. La declaración de concurso de acreedores tampoco se ha entendido como causa justificativa puesto que ni hacen imposible el uso de la misma (con el concurso no se detiene la actividad empresarial y por tanto no se imposibilita el uso de la marca), ni es independiente de la voluntad del titular (en caso de concurso voluntario).

Así, si se da cumplimiento de estos tres requisitos, existirá una causa alegable para la falta de uso de la marca, pero bastará con que uno de los mismos no se cumpla para que la causa no tenga la condición de justificativa de la falta de uso y por tanto, se producirá la caducidad de la marca.

Para recapitular, podemos concluir que la marca caduca por su falta de uso cuando no haya sido objeto de un uso real y efectivo en España durante el plazo de 5 años contados a partir de la fecha de publicación de la concesión, o cuando se verifica una suspensión del uso durante un plazo ininterrumpido de 5 años, todo ello si no existen causas justificativas de la falta de uso, causas que deben cumplir los requisitos mencionados. Corresponderá al titular de la marca probar el uso real y efectivo de la marca o la concurrencia de alguna causa justificativa.

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